Kanzlei für Patentrecht

Patentschutz von Erfindungen & Gebrauchsmustern

Unsere Fachanwälte beraten Sie im Patentrecht bei dem Schutz und der Patentverletzung in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt und bundesweit. Dabei greift die Expertise unserer Rechtsanwälte für Patentrecht, Gewerblichen Rechtsschutz, Steuerrecht und Unternehmensrecht ineinander, um für Sie eine optimale Beratung zu gewährleisten.

Was ist ein Patent?

Ein Patent schützt eine 

• technische Erfindung, 
• die neu ist, 
• auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und 
• gewerblich anwendbar ist (§ 1 Abs. 1 PatG). 

Alle Voraussetzungen müssen zugleich vorliegen.

Das Patentrecht regelt die Entstehung, den Inhalt, die Übertragung und die Durchsetzung von Patenten für technische Erfindungen. Rechtsgrundlage in Deutschland ist das Patentgesetz (PatG), ergänzt durch das Gebrauchsmustergesetz (GebrMG), das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG) und das Patentkostengesetz (PatKostG).

Wie ist das Patent geschützt?

Das Patent gewährt seinem Inhaber ein zeitlich befristetes Ausschließlichkeitsrecht: Nur er darf die geschützte Erfindung herstellen, anbieten, in Verkehr bringen, gebrauchen oder zu diesen Zwecken einführen oder besitzen (§ 9 PatG). Dieses Monopol ist die Gegenleistung dafür, dass der Erfinder seine Lehre offenlegt und damit dem technischen Fortschritt zugänglich macht.

Für technologiegetriebene Unternehmen ist das Patentportfolio deshalb kein Verwaltungsvorgang, sondern ein Vermögenswert und ein Wettbewerbsinstrument: Es sichert Margen, es ist Verhandlungsmasse in Lizenzgesprächen, es beeinflusst die Unternehmensbewertung bei Finanzierungsrunden und beim Verkauf – und es ist im Streitfall die Grundlage für eine Unterlassungsverfügung, die den Wettbewerber vom Markt nimmt.

Unterschied Patent vs. Gebrauchsmuster

Das Gebrauchsmuster wird häufig als „kleines Patent" bezeichnet. Der Vergleich ist irreführend, weil er einen niedrigeren inhaltlichen Maßstab suggeriert. Der für das Gebrauchsmuster erforderliche „erfinderische Schritt" ist kein herabgesetzter Maßstab gegenüber der erfinderischen Tätigkeit des Patentrechts. Der Bundesgerichtshof hat dies mit Beschluss vom 20.06.2006 (X ZB 27/05 – „Demonstrationsschrank") klargestellt. 

Die praktische Stärke des Gebrauchsmusters liegt woanders: Geschwindigkeit, Neuheitsschonfrist und Abzweigung. Denn eine inhaltliche Prüfung erfolgt bei der Anmeldung des Gebrauchsmusters nicht. Dadurch kann ein schneller Schutz herbeigeführt werden. 

Nach § 5 GebrMG kann aus einer laufenden Patentanmeldung ein Gebrauchsmuster abgezweigt werden, das den Anmeldetag der Patentanmeldung behält. So entsteht innerhalb weniger Wochen ein durchsetzbares Schutzrecht, während das Patenterteilungsverfahren noch läuft – ein häufig genutztes Instrument, wenn ein Nachahmer bereits am Markt ist.

Für welche Erfindungen kann ich ein Patent anmelden?

Nach § 1 Abs. 1 PatG werden Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind. Fehlt nur eine, wird die Anmeldung zurückgewiesen oder das erteilte Patent später vernichtet.

1. Technischer Charakter: Voraussetzung ist zunächst eine technische Erfindung. Die Rechtsprechung versteht darunter seit der Entscheidung „Rote Taube" (BGH, Beschl. v. 27.03.1969 – X ZB 15/67) eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges. Entscheidend ist der Einsatz von Naturkräften – nicht der bloße Verstandesakt.
    
2. Neuheit (§ 3 PatG): Neu ist eine Erfindung, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem Anmelde- oder Prioritätstag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind – weltweit und ohne zeitliche Begrenzung. Hinzu tritt der sogenannte fiktive Stand der Technik: ältere, erst nach dem eigenen Anmeldetag veröffentlichte Anmeldungen (§ 3 Abs. 2 PatG).
    
3. Erfinderische Tätigkeit (§ 4 PatG): Eine Erfindung beruht auf erfinderischer Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dies ist in der Prüfungspraxis die entscheidende Hürde: Die weit überwiegende Zahl der Zurückweisungen und Nichtigerklärungen beruht auf § 4 PatG, nicht auf fehlender Neuheit. Geprüft wird regelmäßig nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz: Ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik wird die objektiv zu lösende Aufgabe bestimmt und gefragt, ob der Fachmann ausgehend hiervon zur beanspruchten Lösung gelangt wäre. Wer diese Argumentation bereits bei der Formulierung der Patentansprüche mitdenkt, erhöht die Erteilungswahrscheinlichkeit und die spätere Rechtsbeständigkeit erheblich.
    
4. Gewerbliche Anwendbarkeit (§ 5 PatG):Die Erfindung muss auf einem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden können. Diese Voraussetzung ist in der Praxis nur selten problematisch.

Der häufigste und teuerste Fehler in der Praxis: Die eigene Vorbenutzung ist neuheitsschädlich. Wer sein Produkt auf einer Messe zeigt, in einem Katalog abbildet, an einen Kunden ausliefert oder in einem Vortrag beschreibt, bevor er anmeldet, zerstört die Neuheit seiner eigenen Erfindung. Eine allgemeine Neuheitsschonfrist kennt das deutsche und europäische Patentrecht nicht. § 3 Abs. 5 PatG lässt nur zwei enge Ausnahmen zu: offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders und die Zurschaustellung auf einer amtlich anerkannten internationalen Ausstellung, jeweils innerhalb von sechs Monaten.

Praxishinweis: Ist bereits offenbart worden, ist nicht alles verloren – das Gebrauchsmuster kennt eine sechsmonatige Neuheitsschonfrist für Offenbarungen, die auf den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger zurückgehen (§ 3 Abs. 1 S. 3 GebrMG). Sprechen Sie uns an, bevor Sie das Vorhaben aufgeben.

Kein Ausschluss vom Patentschutz

§ 1 Abs. 3 PatG nimmt bestimmte Gegenstände vom Patentschutz aus, insbesondere:

• Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden
• ästhetische Formschöpfungen (diese können dem Designschutz zugänglich sein)
• Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen
• die Wiedergabe von Informationen.

Entscheidend ist die Einschränkung des § 1 Abs. 4 PatG: Diese Gegenstände sind nur „als solche" ausgeschlossen. Eine Erfindung wird also nicht dadurch unpatentierbar, dass sie Software enthält oder ein Verfahren beschreibt.

Nicht patentierbar sind ferner Erfindungen, 

• deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstieße, 
• Pflanzensorten und Tierrassen, sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung sowie 
• Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren (§ 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG). 

Erzeugnisse, insbesondere Stoffe und Vorrichtungen zur Anwendung in solchen Verfahren, bleiben dagegen patentierbar. 

Patent anmelden: Ablauf, Unterlagen und Fristen

Vor jeder Anmeldung stehen zwei Fragen: Ist die Erfindung schutzfähig, und verletzt ihre Verwertung fremde Rechte? Beides beantwortet eine Recherche zum Stand der Technik und (vor Markteintritt!) eine Freedom-to-Operate-Analyse. Diese Prüfungen kosten einen Bruchteil dessen, was ein späterer Verletzungsprozess kostet.

Ebenso wichtig ist die Vertraulichkeit bis zur Anmeldung: Vor Gesprächen mit Investoren, Zulieferern oder Entwicklungspartnern gehört eine belastbare Geheimhaltungsvereinbarung auf den Tisch. Ohne sie riskieren Sie den Verlust der Neuheit.

Von den aufgeführten Punkten und Voraussetzungen der Patentanmeldung sind die technische Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen bereits mit der Anmeldung beim Patentamt einzureichen. Sofern notwendig, können die Zusammenfassung und die Erfinderbenennung auch noch innerhalb von 15 Monaten nach dem Anmeldetag des jeweiligen Patents nachgereicht werden. 

Wichtig: Offenbarung der Erfindung 

Die Erfindung muss bei der Anmeldung des Patentes so deutlich und vollständig offenbart sein, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 34 Abs. 4 PatG). Was am Anmeldetag nicht offenbart ist, lässt sich später nicht mehr ergänzen: Eine Erweiterung über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinaus ist unzulässig (§ 38 PatG) und führt im Nichtigkeitsverfahren zur Vernichtung des Patents. Dieser Grundsatz ist der Hauptgrund, weshalb bei der Ausarbeitung technischer und juristischer Sachverstand zusammenwirken müssen.

Verstoß gegen Patentrechte: Ansprüche des Inhabers

Wer eine patentierte Erfindung ohne Zustimmung des Inhabers benutzt, verletzt das Patent. Die Verletzung kann unmittelbar (§ 9 PatG) oder mittelbar erfolgen – letzteres, wenn Mittel angeboten oder geliefert werden, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen (§ 10 PatG). 

Der Inhaber kann dann folgende Ansprüche geltend machen: 

1. Unterlassung, § 139 Abs. 1 PatG, kann verschuldensunabhängig geltend gemacht werden und stoppt die Produktion des Verletzers.
2. Schadenersatz, § 139 Abs. 2 PatG kann bei Fahrlässigkeit oder Vorsatz geltend gemacht werden. Der Schaden kann auf drei Wege berechnet werden: Als konkreter Schaden, im Rahmen der Lizenzanalogie oder in Höhe des Verletzergewinnes.
3. Auskunft und Rechnungslegung, § 140b PatG, kann auch gegen Dritte (Lieferanten, Abnehmer) geltend gemacht werden und dient als Grundlage zur Schadensberechnung für den Schadenersatzanspruch.
4. Vernichtung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen, § 140a PatG, trifft den Verletzer wirtschaftlich ggf. noch deutlich härter als der Schadenersatz.
5. Vorlage und Besichtigung, § 140c PatG, dient der Beweissicherung, wenn die Verletzung nur im Inneren des Produkts oder im Verfahren erkennbar ist.
6. Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen, § 140d PatG, kann bei gewerblichem Ausmaß geltend gemacht werden.
7. Urteilsveröffentlichung § 140e PatG, zwecks Auswirkung auf die Reputation am Markt.

Darüber hinaus kommt eine Strafverfolgung in Betracht, § 142 PatG.

Vorgehen bei Patentverletzungen: Einstweilige Verfügung & Klage 

Bei erkennbarer Verletzung und Dringlichkeit kann eine einstweilige Verfügung binnen weniger Tage ergehen. Sie ist das schärfste Schwert des Patentrechts – und für den Betroffenen existenzbedrohend. Voraussetzung ist regelmäßig ein hinreichend gesicherter Rechtsbestand des Patents.

Eine Klage im Hauptsacheverfahren dauert regelmäßig lange und schließt sich in aller Regel an das Verfahren im vorläufigen Rechtsschutz an.

Abmahnung wegen Patentverletzung - was tun?

Bevor ein einstweiliges Verfügungsverfahren angestrengt wird, wird der Patentinhaber in aller Regel zuerst einen Rechtsanwalt für Patentrecht mit dem Versand einer Abmahnung beauftragen. Diese dient der außergerichtlichen Streitbeilegung und vermeidet so Kosten für beide Seiten. 

In der Abmahnung werden in aller Regel Unterlassungs- und Auskunftsansprüche geltend gemacht, um im Rahmen eines zweiten Schrittes etwaige Schadenersatzansprüche beziffern zu können. 

Wer eine Abmahnung erhält, sollte auf diese ebenfalls nur mit Unterstützung eines auf Patentrecht spezialisierten Anwaltes reagieren. Dieser wird in aller Regel die nachfolgenden Punkte überprüfen, um eine effektive Verteidigung gegen die Abmahnung anzustreben:

1. Besteht das Patent überhaupt und ist der Abmahnende berechtigt? Überprüfung von Registerstand, Jahresgebühren, Inhaberschaft und etwaiger Lizenzkette.
2. Wird der Schutzbereich verletzt? Merkmalsanalyse der Patentansprüche gegen Ihre Ausführungsform.
3. Ist das Patent rechtsbeständig? Häufig eine starke Verteidigung – ein vernichtetes Patent lässt keinen Raum für eine Verletzung.
4. Greifen Einwendungen? Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG), Erschöpfung, Versuchsprivileg (§ 11 PatG), Verjährung, Verwirkung, Zwangslizenzeinwand.
5. Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs (§ 139 Abs. 1 S. 3 PatG): Seit dem 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz (in Kraft seit 18.08.2021) ist der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen, soweit er für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. Der Einwand greift nur in Ausnahmefällen, ist aber bei komplexen Produkten mit vielen Komponenten prüfenswert.

Achtung vor zu schneller Abmahnung!

Wer eine Abmahnung ausspricht, macht sich selbst angreifbar: Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (ständige Rechtsprechung des BGH, zuletzt etwa BGH Urteil vom 20.07.2020, Az. X ZR 42/17) kann eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung einen rechtswidrigen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb darstellen und Schadensersatzansprüche des zu Unrecht Verwarnten auslösen. Wer einen Abnehmer seines Wettbewerbers anschreibt und sich irrt, haftet für dessen Umsatzausfall.

Etwaige Patentinhaber sollten daher in der Regel nicht mit einer Abmahnung, sondern mit einer sog. Berechtigungsanfrage beginnen. Die Berechtigungsanfrage klärt den Sachverhalt, ohne diese Haftung auszulösen – und liefert häufig die Information, die für die Bewertung der Verletzung fehlt.

Patent löschen und angreifen: Einspruch, Nichtigkeitsklage, Löschung

Der Begriff „Patent löschen" ist umgangssprachlich; das Patentgesetz kennt ihn nicht. Je nach Ziel und Zeitpunkt stehen unterschiedliche Verfahren zur Verfügung:

Fremdes Patent angreifen

Wer gegen ein fremdes Patent vorgehen möchte, hat folgende drei Möglichkeiten:

• Einspruch (§ 59 PatG): Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann jedermann Einspruch beim DPMA einlegen; die Gebühr beträgt 200 Euro. Beim europäischen Patent läuft die Einspruchsfrist parallel neun Monate ab Bekanntmachung des Erteilungshinweises (Art. 99 EPÜ) – mit dem Vorteil, dass der Widerruf für alle benannten Staaten wirkt. Der Einspruch ist der kostengünstigste Angriffsweg.
• Nichtigkeitsklage (§ 81 PatG): Nach Ablauf der Einspruchsfrist beziehungsweise nach Abschluss des Einspruchsverfahrens ist die Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht der Weg. Nichtigkeitsgründe sind insbesondere fehlende Patentfähigkeit, unzureichende Offenbarung und unzulässige Erweiterung (§ 21 PatG). Berufungsinstanz ist der Bundesgerichtshof (§ 110 PatG).
• Löschung eines Gebrauchsmusters (§§ 15 ff. GebrMG). Da das Gebrauchsmuster ungeprüft eingetragen wird, ist der Löschungsantrag beim DPMA das zentrale Verteidigungsmittel. Die Gebühr beträgt 300 Euro. In der Verletzungssituation ist er häufig der schnellste Gegenangriff.

Eigenes Patent beenden

Ein Patent erlischt durch Verzicht gegenüber dem Patentamt oder durch Nichtzahlung der Jahresgebühren (§ 20 PatG). 

Beides sollte nie beiläufig geschehen: Ein aufgegebenes Schutzrecht ist endgültig verloren, die Erfindung wird gemeinfrei, und im Anwendungsbereich des ArbnErfG besteht vor der Aufgabe eine Anbietungspflicht gegenüber dem Arbeitnehmererfinder (§ 16 ArbnErfG).

Patentlizenz: Lizenzverträge rechtssicher gestalten

Das Patent kann übertragen und lizenziert werden (§ 15 PatG). Folgende Punkte sollten in einem Vertrag unbedingt enthalten sein:

• Lizenzart und Umfang: ausschließlich, alleinig oder einfach; sachlich, räumlich und zeitlich begrenzt; Unterlizenzrecht?
• Vergütung: Einmalzahlung, laufende Stücklizenz, Umsatzlizenz, Mindestlizenz, etwaige Meilensteine, sowie die Bemessungsgrundlage bei komplexen Produkten.
• Rechtsbestand: Was gilt, wenn das Patent im Nichtigkeitsverfahren fällt? Rückzahlungspflicht oder nicht?
• Verbesserungserfindungen: Wem gehören Weiterentwicklungen des Lizenznehmers?
• Durchsetzung: Wer geht gegen Verletzer vor, wer trägt die Kosten, wer erhält den Erlös?

Praxistipp: Die ausschließliche Lizenz wirkt auch gegenüber späteren Rechtsnachfolgern des Patentinhabers (Sukzessionsschutz, § 15 Abs. 3 PatG) und berechtigt den Lizenznehmer regelmäßig zur eigenen Klage gegen Verletzer.

Erfindungen des Arbeitnehmers: Risiken für Unternehmen!

Erfindungen von Arbeitnehmern gehören nicht automatisch dem Unternehmen. Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG) regelt einen mehrstufigen Ablauf, dessen Missachtung teuer wird:

Der Ablauf beginnt mit der Meldepflicht des Arbeitnehmers: Er muss die Diensterfindung gesondert und in Textform melden (§ 5 ArbnErfG) – eine beiläufige Erwähnung im Projektbericht genügt nicht. Gibt der Arbeitgeber die Erfindung dann nicht innerhalb von vier Monaten nach Zugang der ordnungsgemäßen Meldung frei, gilt sie als in Anspruch genommen (§ 6 Abs. 2 ArbnErfG); diese Fiktion wirkt zwar zugunsten des Unternehmens, setzt aber voraus, dass eingehende Meldungen überhaupt erfasst und datiert werden. 

Mit der Inanspruchnahme gehen die Rechte an der Erfindung auf den Arbeitgeber über. Damit trifft ihn die Pflicht, sie zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden (§ 13 ArbnErfG). Im Gegenzug entsteht der Vergütungsanspruch des Erfinders (§ 9 ArbnErfG), der sich nach den amtlichen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst bemisst und im Voraus nicht abdingbar ist (§ 22 ArbnErfG). 

Will der Arbeitgeber das Schutzrecht später aufgeben, muss er es dem Erfinder zuvor zur Übernahme anbieten (§ 16 ArbnErfG).

Das unterschätzte Risiko: Nicht dokumentierte Meldungen und nicht abgerechnete Vergütungen sind ein klassischer Fund in der IP-Due-Diligence – und einer der häufigsten Gründe für Kaufpreisabschläge oder Garantiestreitigkeiten nach einem Unternehmensverkauf. Vergütungsansprüche können Jahre später und in erheblicher Höhe geltend gemacht werden.

Sonderfall Geschäftsführer und Vorstände: Organmitglieder sind nach herrschender Auffassung keine Arbeitnehmer im Sinne des ArbnErfG. Ohne ausdrückliche Regelung im Anstellungsvertrag entsteht Streit darüber, wem die Erfindung zusteht – ein Konflikt, der regelmäßig zugleich zum Gesellschafterstreit wird.

Patente in Nachfolge, Transaktion und Steuer

Ein Patentportfolio ist Betriebsvermögen. Es wird vererbt, verkauft, bewertet und besteuert – und genau an diesen Schnittstellen entstehen die Probleme, die reine Patentanwälte ohne fachfremde Expertise nicht abdecken.

Erbfall und Unternehmensnachfolge

Patente sind vererblich und übertragbar. Fallen sie an eine Erbengemeinschaft, entsteht eine gemeinschaftliche Inhaberschaft, in der jede Verwertungsentscheidung – Lizenzvergabe, Verkauf, Prozessführung, sogar die Zahlung der Jahresgebühren – abgestimmt werden muss. Blockaden führen dazu, dass Schutzrechte durch schlichtes Fristversäumnis erlöschen. Testamentsvollstreckung, Vorausvermächtnis und gesellschaftsrechtliche Bündelung sind die Instrumente, mit denen sich das vermeiden lässt – wenn sie vorher aufgesetzt werden.

Unternehmenskauf und Due Diligence

In der IP-Due-Diligence prüfen wir Bestand und Laufzeit, die lückenlose Chain of Title vom Erfinder bis zur Zielgesellschaft, die Wirksamkeit von Lizenzketten, offene Arbeitnehmererfindungsvergütungen, laufende Einspruchs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren sowie Abhängigkeiten von Drittschutzrechten. Die Ergebnisse fließen in Garantiekatalog, Freistellungen und Kaufpreismechanik ein.

Steuerliche Gestaltung

Lizenzeinnahmen, die Übertragung von Schutzrechten auf eine Holding, die Bewertung im Rahmen von Schenkung und Erbfall, Verrechnungspreise bei konzerninterner Lizenzierung sowie die Abzugsbeschränkung nach § 4j EStG bei ausländischen Präferenzregimen sind bei jeder Patentstrategie mitzudenken. Bei ROSE & PARTNER arbeiten Rechtsanwälte und Steuerberater unter einem Dach – die steuerliche Bewertung ist Teil der Beratung, nicht ein separates Mandat bei einem Dritten.